Usage d’une dénomination à titre d’identifiant et non comme simple indicateur de référencement.

Cass. com., 23 janvier 2019, n°17-18.693

L’usage d’une dénomination afin de désigner des produits ou des gammes vendus sous une marque, est un usage du signe comme indicateur de l’origine des produits et, en conséquence, susceptible de porter atteinte à une marque antérieure.

La première condition pour établir une contrefaçon de marque consiste à établir que la personne poursuivie fait un usage du signe litigieux portant atteinte à la fonction de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits. En d’autres termes, le prétendu contrefacteur doit faire un usage du signe litigieux à titre de marque.

C’est par ce biais que la société Roche Bobois, poursuivie pour des faits de contrefaçon de la marque Caravane par l’usage de la dénomination Karawan, tentait de se défendre.

En particulier, elle invoquait le fait que pour les enseignes d’ameublement il est usuel d’attribuer des dénominations aux produits ou aux gammes vendus sous leur marque afin d’en faciliter le référencement et que le consommateur ne perçoit pas ces dénominations comme un indicateur d’origine, cette fonction étant assurée par la marque des enseignes.

La Cour de cassation approuve l’analyse des juges du fond qui ont considéré que le signe litigieux « karawan » était utilisé par l’enseigne afin de distinguer et d’individualiser ses produits auprès du consommateur et non d’assurer un simple référencement, et que la présence de la marque « Roche Bobois » et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n’étaient pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d’indicateur d’origine.

Les juges se sont fondés sur le fait que le signe « Karawan » figurait en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des produits, tandis que la dénomination « Roche Bobois » était présente, écrite en lettres plus petites, tout en bas de l’affiche, de sorte qu’elle se trouvait éclipsée par le signe litigieux, que celui-ci était en outre reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public et que, sur le moteur de recherches Google, les mots-clés « canapés » et « Karawan » dirigent immédiatement vers la gamme des produits litigieux, de sorte que le signe « Karawan » est prééminent sur des publicités que le consommateur découvre en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque « Roche Bobois ».

A rapprocher : article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle

Par Guénola Cousin, avocate et Docteur en Droit, département Technologies de l’Information, Données & Transformation Numérique, Innovation, Propriété Intellectuelle du cabinet SIMON ASSOCIES

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